Wilbert Derks

PartnerOctrooigemachtigde

Wilbert is fysisch chemicus en Europees en Nederlands Octrooigemachtigde. Hij is manager van de octrooigemachtigden praktijk in Amsterdam. Zijn praktijk bestrijkt alle aspecten van octrooiverlening, waaronder het opstellen van octrooischriften, het voeren van verleningsprocedures en in het bijzonder ook oppositie- en beroepsprocedures bij het Europees Octrooibureau (EOB). Daarnaast adviseert Wilbert over IE strategieën voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten, strategisch beheer van IE portfolio’s en over octrooiposities van concurrenten, octrooilandschap analyse, vrijheid-van-handelen opinies en productvrijgave opinies. Wilbert is ook ervaren in het ondersteunen van advocaten in octrooirechtszaken. De cliënten van Wilbert lopen uiteen van multinationals tot kleinere, regionale bedrijven en opstart-bedrijven.

Wilbert heeft ervaring op het gebied van coatings, engineering plastics, composietmaterialen, kleefstoffen, fabricage- en toepassing van vezels en vezel bevattende producten, films, polymeer synthese en verwerking, katalysatoren voor de olieverwerkende industrie en polymeersynthese, algemene organische scheikunde, farmaceutica en in het bijzonder ook onderwerpen gerelateerd aan de bio-gebaseerde economie zoals het binden en omzetten van koolzuurgas, bio- gebaseerde brandstoffen, -additieven- en -materialen, herverwerking en alternatieve niet-fossiele energiebronnen.

Voor hij toetrad tot HOYNG ROKH MONEGIER, werkte Wilbert bij een toonaangevend internationaal IE kantoor. Daarvoor was hij in-house octrooigemachtigde bij DSM, waar hij een aantal multinationale geschillen in Japan, de VS, Canada en Europa coördineerde.

  • REPRESENTATIEVE ZAKEN
    • Verwerving van IE rechten. Onderzoek naar de octrooieerbaarheid van uitvindingen en het opstellen en evalueren van octrooiaanvragen. Bijstaan en vertegenwoordigen van cliënten bij de verschillende octrooibureaus en het wereldwijd coördineren van octrooiverlening in de aangewezen landen en met name het vertegenwoordigen van cliënten in verlenings- en beroepsprocedures bij het EOB. Cliënten betreffen onder meer Allnex, Akzo-Nobel, Albemarle, Borealis, DSM en Metadynea maar ook een aantal kleinere bedrijven en opstart-bedrijven.
    • Concurrent analyse. Observeren en analyseren van octrooien alsmede de technologische ontwikkelingen van de concurrenten van de cliënt, adviseren over vrijheid van handelen in R&D-projecten en over vrijgave voor commercialisering van nieuwe producten. Vertegenwoordigen van cliënten in oppositieprocedures bij het EOB tegen octrooien van derden die in de weg kunnen staan aan de vrijheid van handelen van de cliënt.
    • IE advisering. Advisering op het gebied van IE management en strategie, op basis van een grondige analyse van de technologie en de IE portfolio van de cliënt. Advisering over waardering van IE rechten, gericht op het maximaliseren van het investeringsrendement.
    • Due diligence en Valorisatie. Het analyseren van octrooiportfolio’s op de juridische status, analyseren van de nuttige waarde en mogelijke problemen ten aanzien van geldigheid en handhaafbaarheid.
    • Licentiëring. Bijstaan van cliënten in het vinden van licentiemogelijkheden, het opstellen van licentieovereenkomsten en het vertegenwoordigen van cliënten in licentieonderhandelingen.
    • Ondersteuning van juridische procedures. Technische rapporten opstellen voor gebruik in juridische procedures, zoals geldigheids- en inbreukanalyses. Ondersteunen van advocaten bij het opstellen van processtukken.
  • PROFESSIONELE LIDMAATSCHAPPEN
    • Institute of Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI)
    • Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden
    • European Patent Litigators Association (EPLIT)
  • WAT ANDEREN ZEGGEN
    • “Energetic professional with a razor-sharp intellect and acute physical chemistry expertise. Wilbert always asks the right questions and finds the right answers. He can take a difficult problem and deliver clear-cut solutions.” IAM Patent 1000 2020
    • “A real asset on a project team because he is someone you can interact with on a business level” IAM Patent 1000 2019
    • Derks “exhibits mastery of substantive legal matters and great client management and counselling skills”. IAM Patent 1000 2017
    • “Chemistry wonder Wilbert Derks is hailed for his “amazing technical knowledge and ingenuity”. “He really gets to grips with the essence of an invention and is creative when it comes to formulating claims – he can get patents granted where others simply can’t.” IAM Patent 1000 2016
    • “Absolute stand-out” Wilbert Derks “has indepth understanding of all proceedings before the EPO and national patent office” IAM Patent 1000 2014
    • “Physical chemist Wilbert Derks comes highly recommended as another astute portfolio management strategist” IAM Patent 1000 2013
    • Recommended prosecution individual; “Wilbert Derks focuses on prosecution, freedom-to-operate analysis and litigation support. His chemistry background makes him well acquainted with the fields of catalysts, plastics, coatings and composite materials, to name a few.” IAM Patent 1000 2012

Bezoek ons

Bezoekadres:

Rembrandt Tower, 30th Floor
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
The Netherlands

Postadres:

P.O. Bo 94361
1090 GJ Amsterdam
The Netherlands

Info

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Opleiding

SBO certificaat voor UPC kwalificatie (2016)

Europees octrooigemachtigde, CEIPI (1994)

Nederlands octrooigemachtigde (1993)

Technische Universiteit Eindhoven, Nederland (Postdoctoraal, Polymer Technology, 1987)

Universiteit Nijmegen, Nederland (cum laude, 1986; Analytical chemistry and Solid state chemistry)

Ingeschreven

1994